Annullata la registrazione del marchio “Neymar”

A cura dell’Avv. Guido Del Re

Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la registrazione del marchio “Neymar”, confermando la decisione dell’Ufficio per la proprietà intellettuale presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) di annullare la registrazione del marchio “Neymar” per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria, avvenuta in Portogallo nel 2013.

I FATTI

Nel 2013 il sig. Carlos Moreira, ovviamente senza il consenso del giocatore brasiliano, depositò presso l’allora OAMI (ora EUIPO) la domanda per la registrazione del marchio comunitario “Neymar”, ottenendone poi la registrazione ed iniziando la commercializzazione dei relativi prodotti.

Neymar Da Silva Santos Junior, resosi conto dell’esistenza di un marchio a suo nome, presentò quindi una domanda volta all’ottenimento di una dichiarazione di nullità di tale marchio registrato. La richiesta di dichiarazione di nullità del marchio era l’unica strada percorribile avendo ormai il marchio ottenuto lo status di “marchio registrato” e non essendo quindi possibile presentare opposizione al deposito ai sensi degli art.li n.ri 45,46 e 47 RMUE 2017 (Regolamento 2017/1001), che verranno di seguito analizzati. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando nullo il marchio registrato ritenendo che, il sig. Moreria, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio “Neymar“ avesse agito in malafede. 

A tale assunto il Tribunale giungeva a seguito di quanto riportato dallo stesso sig. Moreira il quale aveva ammesso che, al momento della presentazione della domanda di registrazione, era a conoscenza dell’esistenza di Neymar, seppur asserendo non aveva la piena conoscenza del fatto che lo stesso fosse all’epoca una stella nascente del calcio dotato di un talento riconosciuto a livello mondiale.

Secondo il Tribunale, in realtà Neymar era già noto in Europa ben prima del 2013, anno nel quale approdò al Club catalano del FC Barcellona nel 2013, in particolare grazie ai risultati ottenuti  con la nazionale brasiliana di calcio con un’ampia copertura mediatica tra il 2009 ed il 2013 in tutta Europa.

Inoltre, a favore dell’istanza depositata da Neymar, rilevava il fatto che il signor Moreira avesse più che una conoscenza “limitata” del mondo calcistico, avendo presentato una domanda di registrazione del marchio “Iker Casillas” (poi non concesso) lo stesso giorno in cui aveva depositato la domanda di registrazione del marchio “Neymar“, a conferma della malafede dello stesso.

NORMATIVA

Gli art.li 12,13  e 14 del Codice di Proprietà Industriale (nazionale) e l’art.4 RMUE  (normativa europea) stabiliscono le caratteristiche fondamentali affinché determinati “segni distintivi” possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa.

A seconda dell’esigenza e della strategia commerciale del depositante, il deposito può essere nazionale – in Italia presso la Camera di Commercio e/o l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, comunitario – presso l’EUIPO – o internazionale – presso la WIPO. Nel caso di specie il marchio aveva ottenuto una registrazione comunitaria, presumibilmente estesa ad altri Stati extra UE.

L’iter di registrazione si suddivise in diverse fasi: a) presentazione della domanda: nella quale viene indicato il tipo di segno oggetto di registrazione (figurativo, verbale, figurativo con elementi verbali), indicate le classi di beni e servizi ai sensi dell’art.33 RMUE richiamante la “classificazione di Nizza del 1957” per i quali si vuole ottenere la tutela, il nome del depositante e/o del relativo delegato al deposito (Avvocato iscritto all’Albo o un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all’apposito albo), eventuale indicazioni dei colori, eventuali descrizione verbale, pagamento delle tasse di deposito; b) analisi della domanda: l’EUIPO ricevuta la domanda, effettua una analisi preliminare sulla completezza della stessa, ai sensi dell’art. 41 RMUE, rinviando la domanda al mittente per eventuali integrazioni o, in difetto, procedendo con la pubblicazione ai sensi dell’art. 44 RMUE; c) pubblicazione: eseguita l’analisi della domanda, soddisfatti i requisiti cui deve conformarsi la medesima domanda di marchio UE, la domanda è pubblicata ai fini degli art.li 45 e 46 RMUE;  d) fase di opposizione: tutte le persone fisiche o giuridiche, possono indirizzare all’Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione, mediante il deposito di una istanza di opposizione, ai sensi dell’art. 45 RMUE, entro 90 giorni dalla pubblicazione della domanda, che di fatto apre la cd. Procedura di opposizione (art. 47 RMUE) nella quale le parti hanno la possibilità di presentare memorie e documenti necessari a far valere i propri diritti e le proprie pretese; tale fase “congela” la concessione del marchio fino alla decisione finale di concessione dello stesso – nel caso di rigetto dell’opposizione – o di rigetto della domanda – in caso di accoglimento dell’opposizione (avverso la decisione dell’EUIPO è possibile presentare appello presso l’Ufficio medesimo); e) fase di registrazione: (art. 51 RMUE) Se la domanda soddisfa le disposizioni del regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all’articolo 46, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio viene iscritto nel registro e la registrazione viene pubblicata, che avrà durata decennale rinnovabile per medesimi periodi.

LA DOMANDA DI NULLITA’

Una volta ottenuta la registrazione del marchio non si è più nei termini per presentare una istanza di opposizione alla registrazione. Unico strumento concesso a soggetti terzi interessati per potere inficiare sulla validità del marchio è presentazione di una domanda di Nullità ai sensi dell’art 63 RMUE. 

La Sezione 3 del RMUE è dedicata ai motivi di nullità. Ai sensi dell’art. 59 su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7; b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. 

Con l’accoglimento della domanda di nullità il marchio contestato, ai sensi dell’art. 62 RMUE, è considerato privo degli effetti ab origine. 

CONCLUSIONI

Nel caso in esame, Neymar, agendo innanzi ai competenti Tribunali UE ha pertanto agito mediante l’azione di nullità, accolta in più istanze, ottenendo la nullità sin dall’inizio del marchio contestato. Difatti, ai sensi dell’art. 59 lett.b) RMUE il depositante, al momento del deposito della domanda di marchio, aveva agito in mala fede essendo a piena conoscenza dell’esistenza del personaggio pubblico Neymar ed intenzionato, proprio per la notorietà dello stesso, a maturarne un ingiusto profitto.